prüfungsbescheid-vorbereiten

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Zweck

Wenn DPMA oder EPA einen Prüfungsbescheid erlässt, muss die Patentanwältin innerhalb der gesetzten Frist (typisch 4 Monate, verlängerbar) antworten. Dieses Skill strukturiert die Antwort.

Rechtsrahmen

• § 45 PatG. DPMA-Prüfungsbescheid.
• § 47 PatG. Anhörung.
• Art. 94 Abs. 3 EPÜ + Regel 71(3) EPÜ. EPA-Prüfungsbescheid.
• Häufige EPA-Beanstandungen:
  • Art. 54 EPÜ — Neuheit
  • Art. 56 EPÜ — Erfinderische Tätigkeit
  • Art. 84 EPÜ — Klarheit (clarity) und Stütze in der Beschreibung
  • Art. 123(2) EPÜ — Verbot der Erweiterung über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt (added subject-matter)
  • Art. 82 EPÜ — Einheitlichkeit (unity of invention)
  • Art. 83 EPÜ — Ausführbarkeit (sufficiency of disclosure)
  • Art. 76(1) EPÜ — bei Teilanmeldungen: keine Erweiterung der Stammanmeldung
• DPMA-Beanstandungen sind inhaltlich vergleichbar, formal sparsamer.

Eingaben

• Prüfungsbescheid als PDF / Volltext.
• Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen).
• Zitierte Entgegenhaltungen (X / Y / A im EPA-Bescheid; D1, D2, … in den EPA-Sprachregeln).
• Bereits geführte Korrespondenz (vorheriger Bescheid, vorherige Antwort).
• Frist für die Antwort.

Ablauf

Schritt 1: Bescheid lesen und strukturieren

Jede Beanstandung als eigene Position erfassen:

Beanstandung 1: Art. 54 EPUe / Anspruch 1
  D1 = EP 3 456 789 A1, Siemens AG
  Pinpoint: Anspruch 1, Abs. [0023], Fig. 1
  Argument der Prüfungsabteilung: alle Merkmale von Anspruch 1 sind in D1 offenbart.
  
Beanstandung 2: Art. 56 EPUe / Anspruch 2
  D1 + D2 (US 2020/0123456)
  Argument: ausgehend von D1 würde der Fachmann mit Anregung aus D2 zur beanspruchten Lösung gelangen.
  
Beanstandung 3: Art. 84 EPUe / Anspruch 3
  Argument: Merkmal "im Wesentlichen" ist unklar.
  
Beanstandung 4: Art. 123(2) EPUe / Beschreibung Abs. [0034]
  Argument: Änderung gegenüber urspruenglich eingereichter Fassung unzulässig erweitert.

Schritt 2: Pro Beanstandung Strategie wählen

Bei Art. 54 (Neuheit)

• Wenn Pinpoint der Prüfungsabteilung richtig: Anspruch beschränken (Merkmale aus der Beschreibung aufnehmen, die in D1 nicht offenbart sind). Über neuheit-pruefen neue Merkmalsanalyse machen.
• Wenn Pinpoint falsch: argumentieren, dass das Merkmal in D1 nicht offenbart ist. Beleg über Verweis auf den genauen Wortlaut von D1.
• Auswahlerfindung ggf. argumentieren (T 198/84, T 279/89), wenn der Anspruch einen Sub-Bereich aus einem in D1 offenbarten Bereich auswählt.

Bei Art. 56 (Erfinderische Tätigkeit)

• Closest Prior Art der Prüfungsabteilung akzeptieren oder begründet bestreiten.
• Objektive technische Aufgabe neu / präziser formulieren (häufig hat die Prüfungsabteilung zu allgemein formuliert).
• Could-Would widerlegen: keine Anregung in D1 oder D2, gegen die beanspruchte Lösung gerichtetes Vorurteil, unerwartete Wirkung. Sekundärindizien einsetzen, aber nicht als Hauptargument (T 1212/01).
• Wenn Argumente nicht tragen: Anspruch beschränken oder Auxiliary Requests (Hilfsanträge) formulieren.

Bei Art. 84 (Klarheit)

• Unklare Begriffe definieren oder ersetzen (z. B. "im Wesentlichen" → konkrete Toleranz "±5 %").
• Stütze in der Beschreibung zeigen — auf Stellen der Beschreibung verweisen.

Bei Art. 123(2) (Added Subject-Matter)

• Goldstandard (G 2/10): jede Änderung muss in der ursprünglich eingereichten Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart sein.
• Geänderte Stelle auf ursprünglichen Offenbarungsgehalt zurückführen (Pinpoint auf ursprünglich eingereichten Text).
• Wenn nicht möglich: Änderung zurücknehmen, Anspruch anders formulieren.

Bei Art. 82 (Einheitlichkeit)

• Argumentieren, dass die unterschiedlichen Ansprüche durch eine gemeinsame erfinderische Idee (single inventive concept) verbunden sind.
• Wenn nicht: Teilanmeldung (§ 39 PatG / Art. 76 EPÜ) erwägen, bevor die Stammanmeldung erteilt wird.

Bei Art. 83 (Ausführbarkeit)

• Zusätzliche Ausführungsbeispiele in der Beschreibung markieren (keine Erweiterung über Art. 123(2)).
• Falls Erfindung tatsächlich nicht ausführbar offenbart ist: kritisch — Anmeldung möglicherweise nicht haltbar.

Schritt 3: Anspruchssatz-Vorschläge

• Hauptantrag (main request): neue Anspruchsfassung, die alle Beanstandungen ausräumt.
• Hilfsanträge (auxiliary requests): in EPA-Praxis empfohlen — gestaffelt enger formulierte Fassungen. Erstes Hilfsantrags-Set: nur leichte Einschränkungen. Zweites Hilfsantrags-Set: enger. Drittes: noch enger.
• Hilfsanträge dokumentieren, damit die Patentanwältin sie nur freischalten muss.

Schritt 4: Entwurf der Eingabe

Aufbau der Eingabe an die Prüfungsabteilung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht der Anmelderin nehmen wir zu dem Prüfungsbescheid
vom [Datum] wie folgt Stellung. Beigefuegt sind neue Anspruchsfassungen
(Hauptantrag und Hilfsanträge 1-3).

I. Allgemeines
   [Bezugnahme, Änderungen im Überblick]

II. Zu den einzelnen Beanstandungen

   1. Art. 54 EPUe, Anspruch 1
      [Argument, Pinpoint, ggf. Anspruchsbeschraenkung]

   2. Art. 56 EPUe, Anspruch 1
      Problem-Solution-Approach:
      Closest Prior Art: D1 (EP 3 456 789 A1)
      Objektive technische Aufgabe: [neu / präzisiert]
      Could-Would-Analyse: [Argument]
      Sekundaerindizien: [optional]

   3. Art. 84 EPUe, Anspruch 3
      [Klarstellung, neue Anspruchsfassung]

   4. Art. 123(2) EPUe, Beschreibung Abs. [0034]
      [Änderung zurückgenommen / auf urspruenglichen Offenbarungsgehalt zurückgeführt]

III. Anspruchsfassungen
   Hauptantrag - Ansprueche 1-15
   Hilfsantrag 1 - Ansprueche 1-12
   Hilfsantrag 2 - Ansprueche 1-10
   Hilfsantrag 3 - Ansprueche 1-7

IV. Wir beantragen
   Erteilung des Patents auf Grundlage des Hauptantrags, hilfsweise auf
   Grundlage des jeweils nächsten Hilfsantrags.

Mit freundlichen Grüßen
[Patentanwältin]

Schritt 5: Frist-Tracking

• EPA: 4 Monate ab Zustellung. Verlängerung um 2 Monate möglich (Art. 132 EPÜ + R. 132 EPÜ). Versäumte Frist: Weiterbehandlungsantrag (Art. 121 EPÜ), Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ).
• DPMA: Frist nach § 45 PatG, in der Regel 2-4 Monate. Verlängerung möglich.

Hinweise

• EPA-typische Argumente: "No pointer in D1 to D2", "D1 teaches away from the claimed solution", "unexpected technical effect".
• Hilfsanträge sollten so formuliert sein, dass sie inhaltlich noch sinnvoll bleiben — keine Überengung, die das Patent wirtschaftlich wertlos macht.
• Auxiliary Requests sind im EPA-Verfahren Standard. Im DPMA-Verfahren formal nicht zwingend, aber inhaltlich übernehmbar.
• Bei Anhörung (§ 47 PatG / Art. 116 EPÜ): die Eingabe ist die schriftliche Grundlage. Hilfsanträge müssen vorab eingereicht werden.

Disclaimer

Hinweis zum Bescheid. Dieser Entwurf zur Beantwortung des Prüfungsbescheids ist eine KI-gestützte Vorarbeit. Die Argumentationsstruktur und die Anspruchsentwuerfe müssen durch die Patentanwältin vor Absendung sorgfaeltig gegengelesen werden. Insbesondere die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit und die Wahl der Hilfsantragsabstufungen erfordern individuelle Bewertung. Diese Vorbereitung ersetzt nicht die anwaltliche Verantwortung gegenüber Amt und Mandant.

Triage-Fragen bei Pruefungsbescheid

Bevor die Antwort auf den Pruefungsbescheid formuliert wird, klaere:

1. Welche Einwaende werden geltend gemacht — Neuheit, erfinderische Taetigkeit, mangelnde Klarheit (Art. 84 EPU/§ 34 PatG) oder Offenbarung (Art. 83 EPU/§ 35 PatG)?
2. Laeuft die 4-Monats-EPA-Frist (verlängerbar um 2 Monate) noch, oder ist eine Fristverlängerung erforderlich?
3. Wurden Hilfsantraege vorbereitet (abgestufter Schutzbereich fuer den Fall, dass Hauptantrag nicht haltbar)?
4. Sind alle in der Entgegenhaltung genannten Merkmale korrekt in der Anspruchsanalyse beruecksichtigt?

Aktuelle Rechtsprechung

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

EPA, Erweiterte Beschwerdekammer, G 2/21 (Plausibilitaet): Die technische Wirkung, auf die eine erfinderische Taetigkeit gestuetzt wird, muss in der Anmeldung plausibel offenbart sein; spaetere Versuchsbelege koennen die Plausibilitaet ersetzen, wenn der Fachmann den Effekt nachtraeglich als glaubhaft bestaetigt ansehen kann.

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.