Freedom-to-Operate-Triage (FTO)

Freedom-to-Operate-Triage (FTO)

Zweck

Erste Triage möglicher Patenthindernisse vor Markteinführung eines Produkts oder einer Technologie. Der Skill recherchiert relevante DE- und EP-Patente, bewertet ihre Relevanz für den konkreten Anwendungsfall und erstellt ein Recherchepaket für einen Patentanwalt. Kein formelles FTO-Gutachten – die abschließende rechtliche Einschätzung, ob ein Produkt in den Schutzbereich eines Patents fällt, erfordert einen zugelassenen Patentanwalt.

Eingaben

• Produkt-/Technologiebeschreibung (so detailliert wie möglich: technische Merkmale, Funktionsweise, Materialien, Verfahren)
• Zielmarkt / Vertriebsgebiet (Deutschland, EU, weltweit)
• Schlüsselwörter / Technologieklassifikation (IPC/CPC-Klassen, falls bekannt)
• Geplantes Markteinführungsdatum
• Ggf. bereits bekannte Patente (Wettbewerber)
• Relevanter Stand der Technik (falls vorhanden)

Ablauf

1. Technologie charakterisieren

Produktbeschreibung in technische Merkmale übersetzen:

• Hauptfunktion / Kernerfindung
• Unterscheidungsmerkmale gegenüber bekanntem Stand der Technik
• Schlüsselkomponenten und ihre Funktion
• Verfahrensschritte (bei Verfahrenspatenten)
• Mögliche IPC/CPC-Klassifikationen (International Patent Classification / Cooperative Patent Classification)

Vorschlag für Suchstrategie aus Merkmalen entwickeln. [prüfen] – Klassifikation und Merkmalsdefinition mit Fachmann abstimmen.

2. Patentrecherche durchführen

Pflicht-Datenbanken:

Datenbank	URL	Umfang
Espacenet	worldwide.espacenet.com	Weltweite Patente; DE, EP, WO; Volltextsuche
DPMApaplus	depatisnet.dpma.de	Deutsche Patente und Gebrauchsmuster (DE); amtliche DPMA-Datenbank
Google Patents	patents.google.com	Ergänzende Suche; maschinelle Übersetzungen

Für EP-Patente mit DE-Wirkung:

• EP-Patent nach Erteilung und Validierung in DE gültig → nationale Verletzungsklage vor deutschen Gerichten möglich (LG Düsseldorf, LG München I, LG Mannheim)
• Prüfung, ob nationales DE-Patent oder EP-Validierung vorliegt

Suchstrategie:

Schritt 1 – Keyword-Suche: Technologiebegriffe in Titel, Abstract, Ansprüchen
Schritt 2 – IPC/CPC-Klassensuche: Klassifikation + Keyword-Filter
Schritt 3 – Anmeldersuche: Bekannte Wettbewerber als Inhaber
Schritt 4 – Zitationsanalyse: Von gefundenen relevanten Patenten rückwärts zitieren
Schritt 5 – Familiensuche: Internationaler Schutzumfang von Kernpatenten

3. Gefundene Patente analysieren

Für jedes potenziell sperrende Patent:

Formelle Prüfung:

• Status: In Kraft / erloschen / nichtig / anhängig? (DPMA-Register, Espacenet Legal Status)
• Inhaberschaft: Wer ist aktueller Inhaber? Lizenzbereitschaft?
• Prioritätsdatum, Anmeldetag, Erteilungstag
• Ablaufdatum (max. 20 Jahre ab Anmeldetag, § 16 Abs. 1 PatG; ggf. SPC-Verlängerung in Pharma/Pflanzenschutz nach VO (EG) 469/2009)
• Jahresgebühren bezahlt? (DPMA-Register)

Sachliche Prüfung (Triage-Ebene):

• Anspruch 1 lesen (Hauptanspruch bestimmt Schutzbereich)
• Wesentliche Merkmale des Anspruchs identifizieren
• Abgleich mit Produktmerkmalen: Fallen alle Merkmale des Anspruchs in das Produkt?

Relevanzbewertung:

🔴 Blocking: Alle Merkmale des Anspruchs im Produkt vorhanden; Patent in Kraft; keine eindeutige Äquivalenzlücke; anwaltliche FTO-Analyse dringend erforderlich vor Markteinführung.

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

🟡 Mittel: Einige Überschneidungen; erhebliche Merkmale nicht vorhanden; Design-around möglich; patentanwaltliche Prüfung empfohlen.

🟢 Niedrig: Nur entfernte Ähnlichkeit; Schutzbereich klar nicht getroffen; verbleibende Unsicherheiten für anwaltliche Einschätzung vermerken.

4. Lizenz- und Design-around-Optionen

Falls 🔴/🟠-Ergebnisse:

• Lizenzierung: Patentinhaber identifizieren; Lizenzbereitschaft einschätzen (FRAND-Verpflichtungen bei SEPs prüfen)
• Design-around: Welches Merkmal könnte technisch vermieden werden ohne Funktionsverlust?
• Nichtigkeitsangriff: Gibt es Stand der Technik, der Neuheit oder erfinderische Tätigkeit des Patents zerstört? (§ 21 Abs. 1 PatG; Nichtigkeitsklage vor BPatG)
• Prioritätsrecherche: Ältere Veröffentlichungen des Anmelders als potenziellen Stand der Technik prüfen

5. Recherchebericht erstellen

Quellen und Zitierweise

Zitierweise nach ../references/zitierweise.md.

Normen: §§ 9, 14, 16, 21 PatG; § 14 GebrMG; VO (EG) 469/2009 (SPC-VO Pharma); Art. 64 EPÜ (nationale Wirkung EP-Patent).

Leitentscheidungen:

• Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

• Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen zitieren. Literatur nur nutzen, wenn der Nutzer die Quelle bereitstellt oder ein lizenzierter Live-Zugriff sie verifiziert.

• Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. 2016, § 33 Rn. 45 ff. (Schutzbereichsbestimmung). [Modellwissen – prüfen; neuere Auflage verwenden falls verfügbar]

• Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl. 2017, § 14 Rn. 95 ff. (Äquivalenzlehre).

Ausgabeformat

FTO-Triage-Bericht:

1. Technologieprofil (Kurzfassung der geprüften Merkmale)
2. Rechercheparameter (Datenbanken, Klassen, Suchterms, Datum)
3. Ergebnistabelle (Patent-Nr., Inhaber, Titel, Status, Ablauf, Bewertung 🔴🟠🟡🟢)
4. Detailanalyse der 🔴/🟠-Treffer (Merkmalsabgleich, Begründung)
5. Handlungsoptionen (Lizenz, Design-around, Nichtigkeitsangriff)
6. Offene Fragen für Patentanwalt
7. Entscheidungsbaum

Beispiel (Gutachtenstil – Auszug)

Produkt: Neue Fertigungsmethode für Halbleiterbauteile mit bestimmter Schichtabfolge

Gefundenes Patent: EP 3 456 789 B1, Inhaber: TechCorp SE, in Kraft (Jahresgebühren bezahlt bis 2028), Ablauf 2033.

Anspruch 1 (vereinfacht): Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauteils, umfassend: (a) Aufbringen einer Siliziumschicht, (b) Dotierung mit Phosphor, (c) thermische Aushärtung bei 800–900 °C.

Merkmalsabgleich:

Anspruchsmerkmal	Im Produkt vorhanden?	Anmerkung
(a) Siliziumschicht	Ja	identisch
(b) Phosphordotierung	Ja	identisch
(c) Thermische Aushärtung 800–900 °C	Fraglich	Produkt verwendet 850 °C – innerhalb des Bereichs [prüfen]

Ergebnis: 🔴 Blocking. Alle Merkmale zumindest prima facie im Produkt vorhanden. Keine Äquivalenzlücke erkennbar. Patentanwaltliche FTO-Analyse vor Markteinführung zwingend erforderlich.

Risiken / typische Fehler

• Nur DE-Patente prüfen: EP-Patente mit DE-Validierung haben volle nationale Wirkung; EPO-Datenbank ist Pflicht.
• Status nicht prüfen: Erloschene Patente (nicht bezahlte Jahresgebühren, Nichtigerklärung) sind kein Hindernis mehr; DPMA-Register auf aktuellen Status prüfen.
• SPC-Verlängerungen übersehen: In Pharma- und Pflanzenschutzbereich können Ergänzende Schutzzertifikate (SPC) die Schutzdauer um bis zu 5 Jahre verlängern.
• Kein FTO-Gutachten: Diese Triage ersetzt kein formelles FTO-Gutachten durch einen Patentanwalt; bei 🔴/🟠-Ergebnissen ist patentanwaltliche Einschaltung zwingend.
• Äquivalenz ist Recht, nicht Technik: Die Äquivalenzprüfung erfordert rechtliche Wertung (BGH "Pemetrexed"); nicht dem Ingenieur überlassen.
• Geheimhaltung: Technologiebeschreibungen sind vertraulich (§ 43a Abs. 2 BRAO; Geschäftsgeheimnis § 2 GeschGehG); nur intern und über gesicherte Kanäle verarbeiten.