Mandantenfragen beim Kaltstart

Mandantenfragen beim Kaltstart

1. Welche Markenform soll angemeldet werden — Wortmarke, Wort-Bild-Marke, Bildmarke, 3D-Marke, Klangmarke (Jingle), Positionsmarke oder Bewegungsmarke?
2. Für welches geografische Gebiet soll Schutz bestehen — nur Deutschland (DPMA), gesamte EU (EUIPO), international (WIPO/Madrid)?
3. Welche Waren und Dienstleistungen sollen geschützt werden — konkrete Produkte und Dienstleistungen, nicht nur Klassenüberschriften?
4. Wurde eine Ähnlichkeitsrecherche in DPMAregister, eSearch plus (EUIPO) und TMview durchgeführt?
5. Liegen Hinweise auf absolute Schutzhindernisse vor — ist der Begriff beschreibend, produktüblich oder ein geografischer Begriff?
6. Gibt es Registrierungen Dritter, die Widerspruch einlegen könnten (§ 42 MarkenG: 3 Monate ab Veröffentlichung)?
7. Besteht Prioritätsinteresse aus einer früheren Anmeldung in einem PVÜ-Staat (6-Monats-Frist PVÜ Art. 4)?
8. Wird die Marke tatsächlich genutzt oder ist Benutzungszwang nach 5 Jahren (§ 25 MarkenG) realistisch einhaltbar?

• Was will der Mandant wirklich erreichen? (Nicht: was steht im Standardweg, sondern: welches Ergebnis ist fuer den Mandanten persoenlich/wirtschaftlich das beste? Manchmal ist der schnellere Vergleich besser als der formal "richtige" Weg.)

Rechtsgrundlagen

Norm	Inhalt
§§ 3, 8 MarkenG	Schutzfähigkeit: markenfähige Zeichen § 3; absolute Schutzhindernisse § 8
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	Fehlende Unterscheidungskraft: Zeichen ohne Eignung zur Herkunftskennzeichnung
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	Freihaltebedürfnis: beschreibende Angaben für Merkmale der Waren/Dienstleistungen
§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	Üblichkeit: im Handel üblich gewordene Bezeichnungen
§ 8 Abs. 2 Nr. 4 ff. MarkenG	Irreführende Angaben; Hoheitszeichen; Formen mit technischem Zwang
§§ 32 ff. MarkenG	Anmeldung; notwendiger Inhalt; amtliche Formulare
§ 33 MarkenG	Anmeldetag; Klassenangabe nach Nizza-Klassifikation
§ 34 MarkenG	Prioritätsrecht iVm PVÜ Art. 4 (6 Monate ab Erstanmeldung im PVÜ-Staat)
§ 41 MarkenG	Eintragungsbeschluss nach Prüfung der Schutzhindernisse
§ 42 MarkenG	Widerspruchsverfahren: Frist 3 Monate ab Veröffentlichung der Eintragung
§ 47 f. MarkenG	Schutzdauer: 10 Jahre ab Anmeldedatum; beliebig oft verlängerbar
§ 49 MarkenG	Löschung wegen Verfalls: 5 Jahre Nichtbenutzung nach Eintragung
§ 25 MarkenG	Benutzungszwang: nach 5 Jahren Einrede der Nichtbenutzung möglich
§ 9 MarkenG	Relative Schutzhindernisse: Verwechslungsgefahr mit älterem Zeichen
§ 66 MarkenG	Beschwerde zum Bundespatentgericht (BPatG) bei DPMA-Zurückweisung
UMV (EU) 2017/1001	Unionsmarke; Anmeldung bei EUIPO; Schutzdauer 10 Jahre; einheitlich für alle EU-Mitgliedstaaten
Madrider Protokoll / MMA	Internationale Registrierung über WIPO; Basismarke erforderlich; Schutzdauer 10 Jahre
PVÜ Art. 4	Prioritätsfrist 6 Monate für Marken; Erstanmeldung in PVÜ-Staat konstituiert Priorität

Leitentscheidungen

Gericht	Aktenzeichen	Datum	Kernaussage
Rechtsprechung live prüfen	Live-Verifikation erforderlich	-	keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und Aussage protokollieren

Prüfschema Markenanmeldung

Vorab: Der untenstehende Workflow ist die typische Standardlinie. Wenn die Mandantenlage abweicht (siehe "Strategische Optionen" oben), sind die Schritte entsprechend zu verkuerzen, umzustellen oder durch ein anderes Skill zu ersetzen — der Workflow ist Leitfaden, nicht Pflichtprogramm.

Schritt	Prüfpunkt	Norm	Rechtsfolge
1	Markenfähiges Zeichen (grafisch darstellbar / darstellbar i. S. UMV 2017/1001)?	§ 3 MarkenG	Grundvoraussetzung
2	Fehlende Unterscheidungskraft?	§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	Zurückweisung; Verkehrsdurchsetzung § 8 Abs. 3 möglich
3	Freihaltebedürfnis?	§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	Zurückweisung; besonders bei geografischen und beschreibenden Angaben
4	Üblichkeit?	§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	Zurückweisung bei Gattungsbezeichnungen
5	Weitere absolute Hindernisse (Hoheitszeichen, Sittenverstoß, Täuschung)?	§ 8 Abs. 2 Nr. 4–10 MarkenG	Zurückweisung
6	Ähnlichkeitsrecherche: ältere identische oder ähnliche Zeichen?	§ 9 MarkenG	Widerspruch möglich nach Eintragung
Rechtsprechung live prüfen	Live-Verifikation erforderlich	Live-Verifikation erforderlich	keine Entscheidung aus Modellwissen; Quelle vor Ausgabe protokollieren
8	Priorität aus Voranmeldung nutzbar?	§ 34 MarkenG; PVÜ Art. 4	Prioritätsfrist 6 Monate prüfen
9	Schutzumfang (national/EU/international) festlegen	UMV 2017/1001; Madrider Protokoll	Kostenkalkulation je Schutzgebiet
10	Benutzungsbereitschaft realistisch?	§ 25 MarkenG	Einrede Nichtbenutzung nach 5 Jahren

Strategische Optionen (vor dem Template entscheiden)

Bevor das Template eins-zu-eins gefuellt wird, ist zu pruefen welche Variante zur Mandantenkonstellation passt. Das Template ist eine moegliche Form — nicht die einzige.

Konstellation	Empfohlener Weg
Standard — Marke beim DPMA oder EUIPO anmelden	Anmeldungs-Vollmuster unten
Variante A — nur DPMA-Schutz gewuenscht	DPMA-Muster allein; EUIPO entfaellt
Variante B — EU-weiter Schutz noetig	EUIPO-Checkliste unten; Parallelschutz pruefen
Variante C — Widerspruch gegen eigene Anmeldung angekuendigt	Widerspruchs-Abwehrstrategie vorbereiten; Kennzeichnungsnachweis sichern

Wenn die Mandantenkonstellation nicht ins Standardschema passt, ist das Template anzupassen oder durch ein anderes Skill abzuloesen — nicht das Mandat in das Schema zu pressen.

Schriftsatz-Bausteine

Anmeldung DPMA (vollständiges Muster)

An das
Deutsche Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München                                                  [Ort, Datum]

Anmeldung einer Marke gemäß §§ 32 ff. MarkenG

Anmelderin:
[Vollständiger Name / Firma], [Anschrift], [Rechtsform]
vertreten durch: [Anwalt], [Kanzleiadresse]
(Vollmacht in Anlage 1)

Markendarstellung:
[Wortmarke: Wiedergabe des Zeichens in Standardschrift, fett markiert]
[Wort-Bild-Marke: farbige Abbildung JPG/PNG, 300 dpi, Anlage 2]
[3D-Marke: 6 Ansichten gemäß DPMA-Formblatt]
[Klangmarke: Notenschrift, Anlage 2 + ggf. Audiodatei]

Markenform:
[ ] Wortmarke    [ ] Wort-Bild-Marke    [ ] Bildmarke
[ ] 3D-Marke     [ ] Positionsmarke     [ ] Klangmarke

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (Nizza-Klassifikation, 12. Edition):

Klasse [Nr.]: [Konkrete Aufzählung der Waren, z. B. "Bekleidungsstücke,
nämlich T-Shirts, Hemden und Hosen; Schuhwaren; Kopfbedeckungen"]
Klasse [Nr.]: [Konkrete Aufzählung der Dienstleistungen]

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

Priorität:
[ ] Keine
[x] Anmeldung Nr. [...], Datum [...], Land [...], gemäß § 34 MarkenG iVm
    PVÜ Art. 4 (Prioritätsfrist 6 Monate ab Erstanmeldung)

Einzugsermächtigung:
Gebühren werden vom DPMA-Gebührenkonto [Konto-Nr.] eingezogen.

Gebühren (Anlage 3):
DPMA Grundgebühr (bis 3 Klassen): EUR 300 (elektronisch) / EUR 350 (Papier)
Klassengebühr ab 4. Klasse: EUR 100 je zusätzlicher Klasse

Anlagen:
1. Vollmacht
2. Markendarstellung
3. Gebührenbeleg / Einzugsermächtigung
4. Prioritätsbeleg (falls Priorität beansprucht)

Mit freundlichen Grüßen
[Kanzlei, Fachanwalt/Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz]

Anmeldung EUIPO (Checkliste)

EUIPO Unionsmarken-Anmeldung — Checkliste

Portal: https://euipo.europa.eu/eSearch/ → "eFiling"

Pflichtangaben:
- Markenform (gemäß UMV 2017/1001 Art. 4)
- Darstellung (Bildformat: JPG, PNG, max. 2 MB; bei Klang: MP3)
- Waren-/Dienstleistungsverzeichnis (nach Nizza-Klassifikation; IP-Translator-Standard)
- Anmelderin (Name, Anschrift, Nationalität)
- Vertreter (falls außerhalb EU: zwingend zugelassener Vertreter)

Gebühren (Stand 2025):
- 1. Klasse: EUR 850 (elektronisch)
- 2. Klasse: EUR 1.000
- 3. Klasse: EUR 1.150; jede weitere Klasse + EUR 150

Widerspruchsfrist: 3 Monate ab Veröffentlichung der Eintragung (EUIPO Bulletin)

Widerspruch § 42 MarkenG (Muster)

An das Deutsche Patent- und Markenamt
— Markenbeschwerdestelle / Widerspruchsstelle —                [Ort, Datum]

Widerspruch nach § 42 MarkenG
gegen die Eintragung der Marke Nr. [DE-Reg.-Nr.], eingetragen am [Datum],
veröffentlicht am [Datum]

Widersprechende:
[Unternehmensname], Inhaberin der älteren Marke Nr. [DE-Reg.-Nr. / EM-Nr.],
eingetragen am [Datum], Klassen [Nrn.].

Widerspruchsgrund:
Verwechslungsgefahr § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG / Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV

Begründung:

1. Identität / Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen:
   Die angegriffene Marke beansprucht Schutz für [Klassen], die mit den
   Waren/Dienstleistungen der älteren Marke [identisch / ähnlich] sind.

2. Zeichenähnlichkeit:
   Klanglich: [beide Zeichen beginnen mit [Bestandteil]; phonetisch
   nahezu identisch in [Silbenstruktur]].
   Schriftbildlich: [Buchstabenfolge weitgehend übereinstimmend].
   Begrifflich: [gleiche oder ähnliche Bedeutung / kein begrifflicher Unterschied].

3. Gefahr der gedanklichen Verknüpfung / Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG):
   [Falls ältere Marke bekannt: Nachweise Verkehrsgeltung beifügen]

Glaubhaftmachung Benutzung (sofern ältere Marke > 5 Jahre eingetragen):
Anlage W 3: Belege der ernsthaften Benutzung (§ 25 MarkenG).

Gebühren: EUR 250 je Widerspruch (DPMA-Gebührenordnung).

Anlagen:
W 1: Registerauszug ältere Marke
W 2: Auszug angegriffene Marke
W 3: Benutzungsnachweise (Kataloge, Rechnungen, Umsatzzahlen)

[Kanzlei, Fachanwalt/Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz]

--- vor Versand klaeren ---

1. Welches Verhandlungsziel hat der Mandant? [Bestand / Abfindung / Reputation / Schnelle Loesung]
2. Welche Kompromisslinien sind absolut? [Mindestabfindung / Freistellung / Zeugnisformulierung]
3. Sind Anschlusswege erwuenscht? [Mediation / Direktgespraech / Settlement vor Klageerhebung]

Beweislast

Beweisthema	Beweislast	Beweismittel
Schutzfähigkeit (Unterscheidungskraft)	DPMA von Amts wegen; bei Zurückweisung: Anmelderin trägt Darlegungslast	Verkehrsbefragung; Umsatzbelege; Werbeaufwendungen
Verkehrsdurchsetzung § 8 Abs. 3 MarkenG	Anmelderin	Marktanteil > 50 %; Verkehrsbefragung 2/3-Bekanntheit
Ernsthafte Benutzung § 25 MarkenG	Markeninhaber (bei Einrede)	Rechnungen, Kataloge, Presseberichte, Umsatzzahlen, Produktfotos
Widerspruchsgrund: Verwechslungsgefahr § 9 MarkenG	Widersprechende	Registerauszüge; Vergleichsdarstellung; ggf. Verkehrsgutachten
Priorität aus Voranmeldung	Anmelderin	Prioritätsbeleg (certified copy der Erstanmeldung)

Fristen

Frist	Inhalt	Norm
6 Monate	Prioritätsfrist ab Erstanmeldung in PVÜ-Staat	§ 34 MarkenG; PVÜ Art. 4
3 Monate	Widerspruchsfrist ab Veröffentlichung der Eintragung	§ 42 MarkenG
5 Jahre	Beginn Benutzungszwang ab Eintragung	§ 25 MarkenG
10 Jahre	Schutzdauer; Verlängerung fällig	§ 47 MarkenG
1 Monat	Beschwerde zum BPatG gegen DPMA-Entscheidung	§ 66 MarkenG
2 Monate	Beschwerde gegen EUIPO-Entscheidung zur Beschwerdekammer	Art. 68 UMV

Gegenargumente und Reaktion

Gegenargument	Herkunft	Reaktion
"Marke ist beschreibend — § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG"	DPMA / Widersprechende	Verkehrsdurchsetzung § 8 Abs. 3 MarkenG nachweisen; alternativ: Fantasy-Element hinzufügen und Neuanmeldung
"Fehlende Unterscheidungskraft"	DPMA	Benutzungsnachweis vor Anmeldung (Verkehrsgeltung); Beschwerde BPatG § 66 MarkenG
"Verwechslungsgefahr mit älterer Marke"	Widerspruch	Klanglich/schriftbildlich/begrifflich differenzieren; geringe Ähnlichkeit der Waren beantragen; ältere Marke auf Benutzungszwang prüfen (§ 25 MarkenG)
"Ältere Marke nicht benutzt"	Markeninhaber gegen Angreifer	Einrede Nichtbenutzung § 25 MarkenG nach 5 Jahren; Benutzungsnachweise anfordern
Rechtsprechung live prüfen	Live-Verifikation erforderlich	keine Entscheidung aus Modellwissen; Quelle vor Ausgabe protokollieren
"Internationale Registrierung abgelaufen"	Markeninhaber	Verlängerung beim WIPO Central Attack nicht rechtzeitig; abhängige Marke verlischt ohne Basismarke

Streitwert und Kosten

Anmeldegebühren:

• DPMA national: EUR 300 (elektronisch, bis 3 Klassen); EUR 100 je Zusatzklasse.
• EUIPO Unionsmarke: EUR 850 (1 Klasse); EUR 1.000 (2 Klassen); EUR 1.150 (3 Klassen).
• WIPO internationale Registrierung: Basisgebühr CHF 653 + CHF 100 je Klasse + nationale Gebühren je Bestimmungsland.

Widerspruchsgebühr DPMA: EUR 250 je Widerspruch.

Anwaltsgebühren (Anmeldung, RVG):

• Beratung, Recherche, Anmeldung: 1.0-Geschäftsgebühr § 13 RVG aus Gegenstandswert; Gegenstandswert Markenanmeldung typisch EUR 20.000–50.000 je nach Bedeutung.
• Widerspruchsverfahren: 1.3-Verfahrensgebühr + 1.2-Terminsgebühr.

Streitwert Markenverletzungsklage: EUR 50.000–500.000 je nach Marktposition und Umsatz der verletzenden Marke.

Strategische Empfehlung

Situation	Empfehlung	Begründung
Neues Produkt, nationaler Markt	DPMA-Wortmarke + Wort-Bild-Marke; Recherche vorher	Günstigster Einstieg; Unionsmarke bei EU-Expansion
EU-weiter Vertrieb geplant	Unionsmarke EUIPO direkt; ggf. DPMA parallel	Einheitlicher Schutz; Kosten effizienter als 27 nationale Anmeldungen
Internationaler Vertrieb außerhalb EU	WIPO Madrider System mit IR; Basismarke zuerst	Zentralisierte Verwaltung; Einzelschutz in Nicht-EU-Ländern
Beschreibender Begriff	Phantasiewort erfinden; alternativ § 8 Abs. 3 durch Nutzung erlangen	Reine Beschreibung nicht schutzfähig; Verkehrsgeltung aufwendig
Widerspruch erhalten	Erst Benutzungszwang prüfen (§ 25 MarkenG); dann Zeichenähnlichkeit substanziiert bestreiten	Ältere Marke ohne Benutzung = Widerspruch unbegründet
Marke seit 5 Jahren eingetragen, nie genutzt	Dringend Benutzungshandlungen einleiten und dokumentieren	Sonst Einrede nach § 25 MarkenG / Löschungsantrag § 49 MarkenG

Anschluss-Skills

• fachanwalt-gewerblicher-rechtsschutz-abmahnung-uwg — MarkenG-Abmahnung analog UWG-Abmahnung
• fachanwalt-gewerblicher-rechtsschutz-designverletzung — Designschutz ergänzend zur Marke
• fachanwalt-gewrechts-geschgehg-kollisionen-nda-hinschg-urhg — Marke vs. Geschäftsgeheimnis vor Anmeldung
• gerichtsstand-und-rechtswahl-pruefen — Internationale Markenverletzung (Brüssel Ia-VO)

Quellen

• MarkenG: https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/
• UMV (EU) 2017/1001: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
• DPMAregister: https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger
• EUIPO eSearch plus: https://euipo.europa.eu/eSearch/
• WIPO Madrid: https://www.wipo.int/madrid/en/
• BGH I ZB 59/12 (smartbook): https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZB%2059/12
• EuGH C-307/10 (IP Translator): https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/10

Triage-Fragen vor Markenanmeldungs-Mandat

Bevor die Anmeldestrategie festgelegt wird, klaere:

1. Wurde eine umfassende Kollisionsrecherche (DPMA, EUIPO, WIPO) auf identische und aehnliche Zeichen durchgefuehrt?
2. Welche Schutzziele verfolgt der Mandant — nationaler DE-Schutz, EU-Schutz oder internationale Schutzausdehnung (Madrid-Protokoll)?
3. Gibt es benutzungsgeschuetzte Zeichen (§ 4 Nr. 2 MarkenG), die als Prioritaet vorrangig sind und Eintragung entbehrlich machen?
4. Wurden Umlaute und Sonderzeichen im Markenwort geprueft (DPMA-Kodierungsanforderungen)?

Aktuelle Rechtsprechung

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.