Madrid-Protokoll und Internationale Registrierung

Madrid-Protokoll und Internationale Registrierung

Das Madrid-System der WIPO ist klôtzzkètté SAs Schlüsselinstrument für globale Markenpräsenz mit einem einzigen Verfahren. Statt Einzelanmeldungen in 30 Ländern: Eine WIPO-Anmeldung, eine Sprache, eine Gebührenzahlung — mit internationaler Wirkung.

Ich betreue das gesamte Madrid-Portfolio von klôtzzkètté SA: von der Basismarkenwahl über die Länderselektion bis zum Renewals-Management und Central-Attack-Verteidigung.

Rechtsrahmen

• Madrider Protokoll (PMMA, 1989): Primär anwendbares Abkommen (alle wichtigen Handelsnationen Mitglieder)
• Madrider Abkommen (MMA, 1891): Älteres Abkommen (nur einige Länder); für klôtzzkètté praxisirrelevant
• Gemeinsame Ausführungsordnung MMA/PMMA: Verfahrensregeln, Fristen, Formulare
• Regel 9 PMMA-Ausführungsordnung: Anmeldungs-Formerfordernisse
• 15 U.S.C. § 1141f (Lanham Act § 66(a)): US-Anmeldung auf Basis Madrid-Protokoll
• Art. 9quinquies PMMA: Transformation der IR nach Central Attack
• WIPO-Gebührenordnung: Internationale Gebühren (CHF 653 Grundgebühr + Länderzuschläge)
• WIPO Madrid Monitor: Echtzeit-Statusverfolgung aller IR-Marken

Prüfungsschritte

Schritt 1: Basismarke wählen

Optionen:

• DE-Basismarke beim DPMA (§ 107 MarkenG): DPMA reicht IR ein
• EU-Basismarke beim EUIPO (Art. 182 UMV): EUIPO reicht IR ein
• Empfehlung klôtzzkètté: EU-Basismarke als Basis — EU-Marke schützt 27 Länder bereits; Madrid IR für Drittstaaten (US/JP/CN/CH/UK/AE/AU/CA/BR/IN)

Risiko Basismarke:

• Central Attack Period: 5 Jahre nach Datum der IR ist das Schicksal der IR mit der Basismarke verknüpft
• Basismarke angegriffen und für nichtig erklärt → IR verliert alle Designations
• Deshalb: solide, unanfechtbare Basismarke wählen; Klassen exakt abstimmen

Schritt 2: Länder-Selektion

Prioritätsliste für klôtzzkètté Inc./SA:

• USA: Section 66(a)-Designation; Sonderregeln (SOU-Nachweis); Whitman Brennan Forsythe LLP koordiniert
• Japan: Hoher Luxusmarkt-Anteil; JPTO-Prüfungszeit ca. 12-24 Monate
• China: CNIPA; oft intensive Prüfung; Bekanntheit-Nachweis empfohlen; eigene KV-Prüfung nötig
• Großbritannien (post-Brexit): Seit 2021 separates UK-Verfahren (UKIPO); Sonderübergangsregeln beachten
• Schweiz: IGE/IPI; wichtig für Markt + Schutzdichte
• VAE: MOEIAC; wachsender Luxusmarkt

Zusatzgebühren pro Land (Auswahl, Stand 2024):

• USA: CHF 338 (Individual fee)
• JP: CHF 577 (Individual fee)
• CN: CHF 211 (Individual fee)
• GB: CHF 228 (Individual fee)
• CH: CHF 108

Schritt 3: Anmeldeformular (MM2)

1. Einreichung beim Ursprungsamt (EUIPO) über deren Online-System
2. EUIPO prüft Übereinstimmung mit Basismarke (Zeichen, Waren, Inhaberangaben)
3. Weiterleitung an WIPO innerhalb von 2 Monaten (EUIPO als Ursprungsamt)
4. WIPO prüft formell und sendet Notifications an Bestimmungsämter
5. Bestimmungsämter (z.B. USPTO) haben 12/18 Monate zur Prüfung

Schritt 4: Section 66(a)-Besonderheiten für USA

• Anmeldung gilt als direkte USPTO-Anmeldung unter § 66(a) Lanham Act
• Prüfung durch Examining Attorney: identisch zur TEAS-Anmeldung (DuPont/§ 2(d)/§ 2(e))
• Kritisch: SOU-Nachweis erforderlich, wenn klôtzzkètté noch nicht in USA tätig
• Office Actions werden direkt an WIPO/Ursprungsamt übermittelt — Koordination Whitman Brennan Forsythe LLP für Responses nötig
• Transformationsmöglichkeit bei Central Attack: § 70 Lanham Act / Art. 9quinquies PMMA

Schritt 5: Central Attack — Abwehr und Transformation

Central Attack: Wenn jemand in den ersten 5 Jahren die Basismarke vor DPMA/EUIPO/BPatG angreift und diese für nichtig erklärt wird, fallen alle IR-Designations mit ihr.

Abwehr-Strategie:

• Basismarke solide halten (keine Nichtbenutzung, kein Verfall)
• Widersprüche gegen Basismarke konsequent verteidigen (vgl. euipo-widerspruchsverfahren)

Transformation (Art. 9quinquies PMMA):

• Bei Wegfall der IR: Transformation in Direkt-Anmeldungen in den Bestimmungsländern
• Original-Prioritätsdatum der IR bleibt erhalten
• Frist: 3 Monate ab Streichungsdatum der IR
• Aktion: Whitman Brennan Forsythe LLP transformiert US-Designation in direkte TEAS-Anmeldung

Schritt 6: Subsequent Designations

• Neue Länder nach ursprünglicher IR-Anmeldung hinzufügen (MM4-Formular)
• Prioritätsdatum: Datum der Subsequent Designation (nicht Original-IR-Datum!)
• Gebühr: WIPO-Grundgebühr CHF 300 + Länderzuschläge

Falltypische Konstellationen

Konstellation 1: EU-Basismarke + Madrid-IR für US/JP/CN

klôtzzkètté SA nutzt EUTM Reg.-Nr. [XY] als Basis. EUIPO reicht MM2 an WIPO ein. Designations: US (Section 66(a)), JP, CN. Gesamtkosten geschätzt: CHF 653 + 338 + 577 + 211 = CHF 1.779 (ca. EUR 1.950). Eleanor Quintero begleitet US-Prüfung.

Konstellation 2: Central Attack — Brezelmann greift EUTM-Basismarke an

3 Jahre nach IR-Registrierung erhebt Brezelmann Löschungsantrag gegen die EUTM-Basismarke. Central-Attack-Risiko! Intensivste Verteidigung der EUTM: Verkehrsdurchsetzungsbelege, Benutzungsnachweise. Parallel: vorsorgliche Transformation-Optionen in US/JP/CN vorbereiten.

Konstellation 3: UK Subsequent Designation post-Brexit

Nach Brexit mussten UK-Schutze neu beantragt werden (UKIPO). Subsequent Designation für UK durch MM4. UKIPO hat eigene Prüfungsstandards (sehr ähnlich wie EUIPO, aber eigenständig).

Belege & Kommentare

• WIPO-Leitfaden Madrid System for the International Registration of Marks, 2024
• McCarthy on Trademarks, Vol. 4, § 29 (International Registration)
• Quellenregel: Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff; keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen.
• Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, §§ 107-125 (IR-Marken)

Templates

Madrid-IR Checkliste vor Anmeldung

[ ] Basismarke identifiziert (EUTM Reg.-Nr. / DPMA Reg.-Nr.)
[ ] Klassen und Waren: identisch mit Basismarke oder enger
[ ] Länderliste festgelegt (nach Strategie und Budget)
[ ] Inhaberangaben identisch mit Basismarken-Inhaber
[ ] EUIPO als Ursprungsamt für EUTM-Basis kontaktiert
[ ] Whitman Brennan Forsythe LLP für US-Designation informiert
[ ] WIPO-Gebühren berechnet und Budget freigegeben
[ ] Madrid Monitor Alert für IR-Nummer eingerichtet

Verweise auf andere Skills

• anmeldung-strategie-portfolio — Gesamtstrategie und Madrid-Integration
• uspto-anmeldung-und-lanham-act — US-Verfahrensdetails Section 66(a)
• euipo-widerspruchsverfahren — Schutz der Basismarke vor Central Attack
• nyc-korrespondenz-und-conflict-check — Koordination NYC für US-Transformation

Risiken & Stolperfallen

• Central Attack 5-Jahres-Fenster: Schwächste Basismarken nicht als Grundlage für wichtige IR-Designations nutzen; besser solide EUTM als Basismarke
• SOU US-Nachweis: Section 66(a)-Designation verfällt ohne SOU; klôtzzkètté Inc. muss US-Benutzung sicherstellen
• JP/CN-Übersetzung: Waren-/Dienstleistungsbeschreibung wird von JPTO/CNIPA auf Plausibilität in Landessprache geprüft; Whitman Brennan mit JP/CN-Korrespondenz beauftragen
• UK post-Brexit: Übergangsfrist für UK-Schutz aus Madrid-IRs ist abgelaufen — fehlender UK-Schutz muss via Subsequent Designation oder direkte UKIPO-Anmeldung nachgeholt werden

Triage-Fragen vor Madrid-IR-Anmeldung

Bevor die internationale Registrierung beantragt wird, klaere:

1. Ist die Basismarke eingetragen (nicht nur angemeldet) und unangreifbar fuer die naechsten 5 Jahre (Central Attack Period)?
2. Sind die Ziellaender alle Madrid-Protokoll-Mitglieder (WIPO-Liste pruefen)?
3. Ist das Warenverzeichnis der Basismarke mit den Ziellaendern kompatibel (insb. USA: SOU-Erfordernis)?
4. Gibt es eine Section 66(a)-Designation fuer die USA — und ist US-Gebrauch belegt oder geplant?

Aktuelle Rechtsprechung

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

EUIPO BoA, Entsch. v. 23.05.2018 — R 1511/2017-5 (Transformation Madrid): Bei Central Attack und anschliessender Transformation gemaess Art. 9quinquies PMMA bleibt der urspruengliche IR-Anmeldetag als Prioritaetsdatum erhalten; die Transformation ist fristgebunden (3 Monate nach IR-Streichung) und erfordert aktives Handeln des Rechteinhabers.